Comment déposer une marque ?

Suite à la réforme du droit des marques intervenue en décembre 2019, la nouvelle définition de la notion de "marque" a supprimé l'exigence de la représentation graphique.  

Jusqu’alors, la marque de fabrique, de commerce ou de service était définie comme étant "un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services" d’un particulier ou d’une entreprise. 

Dorénavant, elle se définit comme un "signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire" (article L711-1 du code de la propriété intellectuelle).  

La définition de la marque axe désormais sur la protection conférée au propriétaire.

Il est donc désormais possible de demander l’enregistrement de marques non graphiques pouvant faire l’objet d’une représentation au moyen de fichiers audio, vidéo ou audiovisuel.

Ces signes doivent être distinctifs et disponibles pour pouvoir devenir des marques déposées et protégées.
Le dépôt d'une marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs. On ne peut, par exemple, déposer un nom qui a déjà fait l'objet d'une marque antérieure ou qui est déjà utilisé par une autre entreprise dans le même domaine (les domaines d'activité sont regroupés dans des classes auxquelles on se réfère pour le dépôt de sa marque) car il y a alors un risque de confusion dans l'esprit du public.
Le cas des marques notoirement connues est différent car leurs titulaires peuvent les protéger quel que soit le produit ou le service visé.
Certaines terminologies sont irrecevables en tant que marques si elles risquent de tromper le consommateur sur la nature, les caractéristiques ou la provenance du produit ou service qu'elles désignent, ou si elles sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, comme un slogan raciste ou encore si elles correspondent à une Appellation d’origine.

Précision : si l'on emploie les mots France, français, française, pour signifier que ses produits ou services sont produits en France, il faut le mentionner au moment du dépôt de la marque auprès de l'Inpi, et ceci pour chaque classe dans laquelle on dépose sa marque.

On dépose une marque pour acquérir un droit exclusif sur la marque permettant d'interdire à toute personne physique ou morale d'utiliser le signe dans les secteurs d'activité (classes) protégés.
Il existe 45 classes de produits et services : le créateur choisit les classes dans lesquelles il souhaite une protection (1 au minimum lors de la demande).

Une classe de marque est un regroupement de produits et/ou services permettant de retrouver ou désigner plus facilement le ou les domaines concernés lors du dépôt d'une marque. 

En cas d'atteinte à une marque, il est possible d'exercer une action en contrefaçon devant les juridictions civiles ou pénales et depuis le 1er janvier 2020, l'Inpi a une compétence technique exclusive pour certaines actions à savoir les actions formées à titre principal en déchéance, comme le défaut d'usage, et celles formées à titre principal en nullité sur des motifs absolus (absence de signe distinctif) ou relatifs (existence de droit antérieur). 

Devant les juridictions civiles ou pénales, les principales sanctions sont les suivantes :

• Sanctions civiles - Les trois principales sont :
  • Interdiction d'utiliser le signe,
  • Saisie des objets contrefaits et le versement des sommes obtenues grâce à la vente des produits contrefaits,
  • Dommages et intérêts variant en fonction de l'ampleur du préjudice (prescription : 3 ans).

Il existe des peines complémentaires, notamment la publication du jugement.

• Sanctions pénales en application de l'article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle :
  • Emprisonnement jusqu'à 3 ans,
  • Et/ou amende de 300 000 euros, majoré dans certains cas.
  • Peine complémentaire : fermeture temporaire ou définitive de l'entreprise, dissolution de la personne morale, interdiction à titre définitif ou temporaire d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, placement temporaire sous surveillance judiciaire, exclusion des marchés publics, confiscation des produits, etc.

Recherche d'antériorité

Il est vivement conseillé d'effectuer une recherche d'antériorité auprès de l'Inpi, afin de s'assurer que la marque n'a pas déjà été déposée ou qu'elle n'est pas simplement utilisée dans les secteurs d'activité considérés. La recherche doit porter sur toutes les marques, noms commerciaux et enseignes, dénominations sociales identiques ou similaires.

Il y a d'autres signes qui constituent des antériorités, les noms de domaines, par exemple.

Il est préférable d'effectuer une première recherche sur le service gratuit de recherche de marques de l'Inpi.

Une recherche plus approfondie peut ensuite être effectuée par le créateur lui-même en se rendant sur le site de l'Inpi et en commandant une recherche.
Les coûts d'une recherche de disponibilité pour une marque correspondant à la remise d'un listing par les services de l'Inpi varient selon le nombre de classes, de GAS (groupement d'activités similaires), de l'étendue de la prestation réalisée (marque verbale, nom de société, nom de domaine, logo, etc).

Une classe ou un GAS (Groupe d'Activités Similaires) correspond à des produits et des services déterminés.

La recherche est réalisée de façon approfondie dans la ou les classes demandées. Pour les autres classes, une analyse plus simple est effectuée.

• Dépôt de la marque et coût

Le dossier de dépôt de marque ne peut être déposé que par voie électronique. L'Inpi propose un outil simple et rapide, incluant une aide en ligne et un espace de paiement sécurisé.
Après ce dépôt, l'Inpi adresse au demandeur un accusé-réception portant la date, le numéro national de son dépôt, les classes visées ainsi que la date de la publication du dépôt au Bulletin officiel de la propriété industrielle (Bopi).

Les tarifs concernant le dépôt d'une marque sont consultables en ligne.

Une marque française est enregistrée à la date de la publication de l'enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle (Bopi).

• Publicité de la demande

Publication par l'Inpi au Bulletin officiel de la propriété industrielle (Bopi) : délai de 6 semaines après le dépôt de la demande.

• L'opposition à enregistrement

Toute personne propriétaire d'une marque antérieure sur le signe ou le nom déposé, peut, pour préserver les droits qu'elle considère détenir sur sa marque, faire opposition auprès de l'Inpi dans un délai maximum de 2 mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement au Bopi. L'opposition s'effectue uniquement par voie électronique sur le site de l'Inpi. Si l'opposition aboutit, la demande d'enregistrement de la marque sera rejetée.
Toute personne peut également faire une observation pour attirer l'attention de l'Inpi sur le fait que, selon elle, la marque demandée ne serait pas valable pour non-conformité à une réglementation particulière, telle que par exemple, une Appellation d'Origine Contrôlée.

• Procédure

La procédure d’opposition se déroule en deux temps : 

• une phase d'instruction écrite pendant laquelle les parties échangent leurs arguments de façon contradictoire. Cette phase prend fin dès que l’une des parties cesse de répondre ; 
• à l’issue de cette phase d’instruction, l’Inpi rend une décision dans un délai de trois mois. Cette décision est susceptible de recours devant la Cour d’appel compétente ; 
• la durée de la procédure varie en fonction du nombre d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction, soit de 6 mois à 1 an. 

• Enregistrement de la marque

Si la demande d'enregistrement de la marque contestée est finalement rejetée partiellement ou totalement, la décision est inscrite au Registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (Bopi).

• Délivrance du certificat d'enregistrement

L'Inpi adresse au demandeur un certificat attestant de l'enregistrement de sa marque.

Attention aux arnaques. Une fois la marque déposée auprès de l'Inpi, il est fréquent que des sociétés étrangères, parfois avec une adresse en France réclament le règlement de sommes importantes pour faire des formalités inutiles dans un pseudo registre. Ne répondez pas à ces courriers, ne versez pas d'argent !

La durée d'effet du dépôt est de 10 ans. Des renouvellements par tranche de 10 ans successifs permettent de conserver indéfiniment la propriété de la marque.
La protection d'une marque doit être renouvelée au cours d'un délai d'un an précédant immédiatement le jour d'expiration de l'enregistrement. Cependant un délai supplémentaire de 6 mois peut être accordé à compter du lendemain de la date d'échéance moyennant le versement d'une redevance de retard.

La loi du 3 décembre 2020 dans son article 41, a apporté une nouvelle mesure qui permet aux titulaires de marque de ne pas oublier le renouvellement. La loi précise que l’Inpi doit informer les titulaires de marque de l’expiration de l’enregistrement. Attention toutefois, le texte indique également que l’Inpi ne peut pas être tenu responsable s’il ne communique pas cette information.

L'Inpi propose un service en ligne de renouvellement électronique de marque.
Les tarifs sont accessibles en ligne. 

La convention de Paris, premier accord international pour aider les créateurs à protéger leurs œuvres intellectuelles, permet au déposant d'une marque de bénéficier d'un droit de priorité sur les dépôts effectués à l'étranger pendant un délai de 6 mois.

• L'enregistrement international des marques

Une marque, préalablement déposée en France, peut être également déposée au bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) situé en Suisse. Ce dépôt se fait par l'intermédiaire de l'Inpi.

Il permet d'étendre la protection, pendant une durée de 10 ans renouvelable, dans un ou plusieurs des pays qui ont adhéré au système de Madrid.

Les émoluments ne sont versés que pour une durée de 10 ans. Avant l'expiration de cette période, un second versement doit être effectué pour proroger la validité de l'enregistrement d'une nouvelle période de 10 ans.
Le bureau international adresse un rappel au titulaire de la marque six mois avant la date prévue pour le renouvellement.
Sous réserve de certaines exceptions, le moyen le plus simple de renouveler votre enregistrement international est de le faire en ligne.

• Demande de marque communautaire

Les entrepreneurs peuvent protéger leur marque sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne par un dépôt unique.
Par rapport à l'enregistrement international, la marque communautaire présente les avantages suivants :

• il s'agit de l'enregistrement d'une marque unique protégée dans 28 états, et non de l'enregistrement d'un portefeuille de marques nationales,
• le dépôt de la marque communautaire peut être effectué directement, alors que le dépôt international nécessite une marque nationale ou communautaire,
• il suffit que la marque communautaire soit exploitée sur une partie significative du territoire de l'Union européenne pour éviter la déchéance pour non-usage,
• il existe une procédure unique d'action en contrefaçon.

En contrepartie, l'indisponibilité de la marque dans un seul pays remet en cause l'enregistrement de la marque communautaire. Le dépôt d'une marque communautaire exige donc d'importantes recherches d'antériorité.

Les formulaires de demande de marque communautaire doivent être remplis en ligne auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), situé à Alicante en Espagne, ou des services centraux de la propriété industrielle des états membres (Inpi pour la France).

Les tarifs sont consultables en ligne.

Institut national de la propriété industrielle (Inpi):
Service d'information : 01 56 65 89 98 -  www.inpi.fr

Organisation mondiale de la propriété industrielle - www.wipo.int

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle -  euipo.europa.eu

Guide du Management de la PI 2021